Umso wichtiger ist es daher, auf ein gutes Domainmanagement zu setzen und die entsprechende Strategie dafür zu erarbeiten.
Die Firma Gibson Brands, Inc. hat als Beschwerdeführerin bei der WIPO (World Intellectual Property Organization) Beschwerde eingelegt und fordert den Transfer der Domain tobias.com.
Laut WIPO gibt es drei Punkte, die erfüllt werden müssen, damit eine Domain transferiert oder gelöscht werden kann:
- Der Domainname ist gleich oder zum Verwechseln ähnlich einer Marke des Beschwerdeführers,
- der Beschwerdegegner hat kein Recht oder eine legitime Berechtigung an dem Domainnamen und
- die Domain ist registriert und wird missbräuchlich verwendet.
Die Beschwerdeführerin legt folgende Punkte in ihrer Beschwerde dar: Sie ist seit über 40 Jahren in der Musikindustrie tätig und entwickelt, produziert und verkauft Musikinstrumente unter ihrer Marke „tobias“. Die Produkte werden weltweit angeboten und das Unternehmen sowie seine Marken sind entsprechend global bekannt. Die Marke „tobias“ wurde am 28. März 1995 beim Amerikanischen Patent- und Markenamt eingetragen mit dem Hinweis, dass dieser Name bereits seit 31. Dezember 1984 in Benutzung sei.
Die Beklagte, die Firma AssuredPartners, Inc. (gegründet 2011), reagiert mit folgenden Tatsachen auf die Beschwerde: Die Domain tobias.com, unter der entsprechende Webauftritte veröffentlicht waren, wurde am 28. Juli 1995 von der Tobias Insurance Group, Inc. registriert. 2012 hat die Beklagte das Versicherungsunternehmen Tobias Insurance Group, Inc. übernommen. Dieses würde trotz Übernahme unter dem eigenen Firmennamen weiterhin aktiv am Markt tätig sein. Im Dezember 2017 wurde die Domain von der Tobias Insurance Group, Inc. auf die Beklagte übertragen, eine entsprechende Webseite von der Beklagten wurde aber nie eingerichtet, da sie unter ihrer eigenen Domain assuredpartners.com einen Webauftritt pflegt. Die Beklagte gab weiterhin an, dass sie die Verwendung des streitigen Domainnamens in Verbindung mit einem Webauftritt eingestellt hat. Allerdings nutzt sie die Domain tobias.com weiterhin zur Kommunikation mit einigen Kunden, die immer noch E-Mails an Adressen senden, die den streitigen Domainnamen beinhalten. Entsprechende Screenshots und Nachweise sowie eine eidesstattliche Erklärung vom Geschäftsführer legte die Beklagte ihrem Widerspruch bei.
Die WIPO entscheidet wie folgt: Sie erkennt an, dass die Beschwerdeführerin Rechte an der Marke „tobias“ hat und dass der streitige Domainname identisch zu dieser Marke ist. Sie kommt aber auch zu dem Schluss, dass die Beklagte eindeutige Rechte bzw. eine legitime Berechtigung an dem Domainnamen hat. Immerhin hat sie das Unternehmen übernommen und die Marken noch einige Jahre weiter genutzt, so dass Altkunden nach wie vor noch E-Mails an Adressen mit dem streitigen Domainnamen senden. Das sei offensichtlich eine rechtmäßige Verwendung des Domainnamens. Schließlich stellt die WIPO fest, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Domain missbräuchlich registriert und verwendet wird und entscheidet daher, dass diese Beschwerde zurückgewiesen wird. In der Begründung zur Entscheidung lässt sich zudem noch nachlesen, warum die WIPO zu der Aussage kommt, dass dieses UDRP-Verfahren (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) von Seiten der Beschwerdeführerin missbraucht wurde.
Die Entscheidung zur Domain tobias.com zeigt auf, dass nicht jede Marke Rechte an der entsprechenden Domain durchsetzen kann. Umso wichtiger ist es daher, eine individuelle Domainstrategie zu erarbeiten und entsprechend umzusetzen. Die Domain tobias.com wurde von der damaligen Tobias Insurance, Inc. registriert, lediglich wenige Wochen nach der Markeneintragung der Marke „tobias“ von Gibson Brands, Inc. Hier hätte es zumindest einen kleinen zeitlichen Vorsprung gegeben, um sich die Domain rechtzeitig zu sichern. Vor allem wäre es bei weitem günstiger gewesen als ein UDRP-Verfahren bei der WIPO einzureichen, dass dann zudem noch keinen Erfolg nach sich zieht.
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Quellen: wipo.int